思考與啟示

中美兩國的專利審查制度大體上是相似的，均會對客體問題（即專利申請請求保護(hù)的內(nèi)容不屬于專利保護(hù)對象的相關(guān)問題，具體法條規(guī)定對應(yīng)美國的101問題、中國的2.2問題）、說明書支撐/清楚問題（即申請文件中出現(xiàn)說明書對權(quán)要支撐不夠等情況，具體法條規(guī)定對應(yīng)美國的112問題、中國的26.3/26.4問題）、專利新創(chuàng)性等進(jìn)行審查，但在審查實務(wù)中，因兩國審查標(biāo)準(zhǔn)、審查尺度等的不同，審查結(jié)果也往往有所差異。

與美國專利申請審查相比，中國專利申請審查出現(xiàn)客體問題、說明書支撐或清楚問題的情況少很多[1]。國內(nèi)申請人在不清楚這一審查差異下，容易認(rèn)為自己的專利既然能獲取中國授權(quán)，肯定“各項達(dá)標(biāo)”，直接將國內(nèi)專利/PCT專利轉(zhuǎn)換為英文落地美國，而忽略了美國審查中尤為嚴(yán)格的101問題和112問題，這樣做無疑為之后的美國審查、授權(quán)過程埋下隱患：

首先，我們來談?wù)効腕w問題。實質(zhì)上，中國和美國對于客體問題的規(guī)定是基本相似的，例如，兩國均規(guī)定了涉及智力活動的規(guī)則和方法、商業(yè)實施和經(jīng)濟(jì)等方面的管理不屬于專利法保護(hù)的客體。但是，美國對客體問題審查往往更加嚴(yán)格，例如審查時，如果權(quán)要內(nèi)容看起來能夠人腦執(zhí)行，大概率會被指出101問題。

因此，即使中國申請沒有被指出客體問題，但是在美國審查時卻可能面臨此風(fēng)險。更糟糕的是，想要通過答復(fù)克服美國專利的客體問題非常困難，對答復(fù)人員專業(yè)要求非常高。如果在撰寫時沒有充分考慮這個問題，即使是專業(yè)的美國代理人，在面對審查意見時也無法做到“有米之炊”。

沒有答復(fù)作為退路，那撰寫時提前防范就成為必然。具體的，權(quán)要撰寫注意權(quán)要結(jié)構(gòu)和表述，盡量保證范圍的同時避免被指出101問題，同時，說明書針對101提前準(zhǔn)備內(nèi)容，為后續(xù)答復(fù)可能出現(xiàn)的101問題做好后盾。

其次，說明書支撐或清楚問題也是要必須注意的。與客體問題類似，中國在審查階段對說明書支撐或清楚問題的審查是相對寬松的，美國則會嚴(yán)格很多。

誠然，有些112問題可能可以通過答復(fù)解決，但其往往需要對權(quán)要進(jìn)行修改，導(dǎo)致權(quán)要的保護(hù)范圍受到影響。此外對于部分美國審查意見指出的（例如112（a）中不能實現(xiàn)的）問題，有些情況下通過答復(fù)也很難克服。

不論是巴黎公約還是PCT途徑進(jìn)入美國，都是允許申請人對優(yōu)先權(quán)（如國內(nèi)申請）或者PCT修改，且修改是可以超原說明書范圍。其中，PCT途徑想要超范圍修改需要選擇合理的落地途徑（Bypass途徑）。所以，相較于直接拿國內(nèi)申請翻譯遞交美國申請，更明智的做法為：結(jié)合上述問題，先對PCT申請或國內(nèi)申請申請文件進(jìn)行修改后再落地美國。

此外，在快速迭代更新的技術(shù)領(lǐng)域中，可以借助美國落地制度獲得一定的優(yōu)勢。如果技術(shù)領(lǐng)域存在新創(chuàng)新，申請人在基于國內(nèi)申請或PCT申請進(jìn)入美國前，可以考慮補(bǔ)充新的技術(shù)內(nèi)容，搶占對更新技術(shù)保護(hù)的時間先機(jī)。

如果發(fā)現(xiàn)國內(nèi)申請或PCT申請質(zhì)量不高（如，上述案例中的技術(shù)理解問題、創(chuàng)造性不夠等問題），導(dǎo)致無奈放棄申請，或者不得不按照原樣在美國進(jìn)行申請，這些都是申請人不希望面對的情況。

如果能在一開始國內(nèi)申請或PCT申請做好質(zhì)量控制是最佳的方式，但是國內(nèi)代理質(zhì)量參差不齊，而且國內(nèi)申請的預(yù)算往往有限，想要從源頭控制比較難實現(xiàn)。所以，"二次補(bǔ)救"可能是更符合實際情況的辦法。

如誤區(qū)一中所述，不論是PCT途徑還是巴黎公約途徑都允許修改超范圍。如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，在落地美國前，對優(yōu)先權(quán)或PCT申請及時補(bǔ)救修改，也可以保證美國申請的質(zhì)量和價值。

思考與啟示

對于一些希望盡快拿到專利授權(quán)的申請人而言，美國專利商標(biāo)局提供了一系列加快審查的程序，即當(dāng)申請人滿足相關(guān)規(guī)定時可以向美國專利商標(biāo)局提交加快審查速度的請求，大大縮短授權(quán)時間。美國申請的加快審查主要采用專利申請高速公路（Patent Prosecution Highway, PPH）和優(yōu)先審查（Prioritized Examination，又稱Track One）兩種加速方式。其中，PPH加速是大部分國家都有的加速方式，但是Track One是美國特有的專利申請加速方式。

通過PPH[3]方式進(jìn)行美國專利加速時，需要滿足在先申請（PCT申請、其他國家的申請等）存在可授權(quán)權(quán)要的條件。對于美國申請，提出PPH請求的時間應(yīng)早于美國專利申請進(jìn)行實質(zhì)審查的時間。一般來說，一旦在先申請獲得可授權(quán)的通知，申請人即可考慮迅速提交美國專利申請的PPH請求。根據(jù)USPTO提供的數(shù)據(jù)，通過PPH加速請求的案子，可以有效縮短申請時間并提高授權(quán)率。申請人從PPH請求獲批日起約3個月即可收到首次OA，而普通申請從遞交日起獲得首次OA的時間一般在16個月左右。

需要是說明的是，PPH加速雖然能夠縮短周期，但是其需要提交在先申請授權(quán)的權(quán)要作為美國審查的權(quán)要，這可能會影響美國專利權(quán)的保護(hù)范圍。

Track One[3]條件較為寬松，其無需提交USPTO認(rèn)可的檢索報告、也無需滿足會晤等要求，申請人只需填表、繳費即可享受優(yōu)先審查，因此，該方式也受到申請人的普遍歡迎。獲得Track One的專利申請，下發(fā)授權(quán)通知書的周期平均為自請求批準(zhǔn)之日起5.4個月。Track One這一途徑從各方面、特別是從時間上來看是非常具有優(yōu)勢的，其缺點主要是每年美國專利商標(biāo)局接受的案件數(shù)目是有上限的，且申請人需額外支付較高的官費。

思考與啟示

企業(yè)可能因為各種原因需要盡快拿到美國專利授權(quán)，為縮短申請周期，企業(yè)可以提交加速請求。同時，在答復(fù)時為了縮減答復(fù)次數(shù)，采用比較極端的策略方式，提取較多特征，這種做法可能導(dǎo)致美國專利權(quán)的保護(hù)范圍受到損失。

但是這種損失可以通過美國續(xù)案制度補(bǔ)救?；谑跈?quán)后的美國專利申請續(xù)案，續(xù)案可以構(gòu)建合理范圍的權(quán)要。在母案已經(jīng)授權(quán)這一前提下，申請人可以不需要顧慮周期以及失敗的風(fēng)險，秉著爭取足夠大的保護(hù)范圍為目的，制定合理的答復(fù)策略與審查員斡旋，力求達(dá)到保護(hù)最大化的目標(biāo)。

思考與啟示

對于一些核心、重要技術(shù)的美國專利，僅僅按時繳納年費，讓專利處于維持狀態(tài)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。

商業(yè)形勢瞬息萬變，技術(shù)不斷更新?lián)Q代，即使已經(jīng)手握核心技術(shù)的授權(quán)專利，仍有被競對企業(yè)規(guī)避保護(hù)范圍、惡意競爭的風(fēng)險。因此，申請人應(yīng)該基于美國的續(xù)案制度，保持現(xiàn)有核心技術(shù)的相關(guān)專利一直處于“活著”的狀態(tài)。

具體可以根據(jù)市場最新技術(shù)發(fā)展和相關(guān)行業(yè)動態(tài)，針對現(xiàn)有授權(quán)專利持續(xù)申請續(xù)案以保護(hù)利益，甚至可以基于現(xiàn)有授權(quán)專利，根據(jù)競對企業(yè)的專利申請現(xiàn)狀或具體產(chǎn)品，為其“量身訂做”續(xù)案申請，續(xù)案申請同享母案（即現(xiàn)有授權(quán)專利）的申請日，這樣做能夠?qū)崿F(xiàn)對競爭對手的有針對性打擊，保證在商業(yè)競爭中的主動權(quán)。

需要注意的是，續(xù)案的權(quán)要構(gòu)建還是要建立在母案說明書中已有內(nèi)容之上的，不能無憑無據(jù)地產(chǎn)生，因此，對母案說明書的撰寫質(zhì)量也要嚴(yán)格把控，不能僅限于已有技術(shù)方案的保護(hù)，而應(yīng)著眼未來，充分布局。

結(jié) 語