根據(jù)專利法實施細則第五十一條的規(guī)定,對于發(fā)明申請,申請人有兩個主動修改時機,第一個時機是在提出實質(zhì)審查請求時,第二個時機是在收到國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)出的發(fā)明專利申請進入實質(zhì)審查階段通知書之日起的3個月。對于實用新型和外觀設(shè)計這兩種類型的專利申請,由于不需要進行實質(zhì)審查,因此,它們的主動修改時機只有一個:專利申請人自申請日起2個月內(nèi),可以對實用新型或者外觀設(shè)計專利申請主動提出修改。在此說明,雖然申請人在收到國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)出的審查意見通知書時,也可以在答復(fù)通知書時對申請文件進行修改,但是此時申請人應(yīng)當針對通知書指出的缺陷進行修改,因此,此時申請人的修改權(quán)限受到了很大限制,例如,不允許增加新的權(quán)利要求。俗話說,機不可失,時不再來。申請人想要對申請文件進行主動修改的話,一定要利用上面提到的主動修改時機。如果申請的內(nèi)容通過增加、改變和/或刪除其中的一部分,致使“本領(lǐng)域技術(shù)人員”看到的信息與原申請記載的信息不同,而且又不能從原申請記載的信息中直接地、毫無疑義地確定,這種修改就是超范圍的。 上面所說的申請內(nèi)容,是指原說明書(包括附圖)和權(quán)利要求書記載的內(nèi)容,不包括任何優(yōu)先權(quán)文件的內(nèi)容。在此需要特別說明,說明書摘要記載的內(nèi)容僅是一種技術(shù)信息,不具有法律效力。摘要的內(nèi)容不屬于發(fā)明或者實用新型原始記載的內(nèi)容,不能作為以后修改說明書或者權(quán)利要求書的根據(jù)。申請人在修改文件的時候,通常會有的疑慮是修改能夠進行到什么程度?對此,筆者先告知總的指導(dǎo)方針。專利法第33條規(guī)定了:申請人可以對其專利申請文件進行修改,但是,對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍,對外觀設(shè)計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。具體地,就是申請文件的修改不能超出原始申請文件記載的范圍,這個范圍包括:(1)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容;(2)根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容。例1:申請人將說明書和權(quán)利要求中記載的“樹脂”修改為“縮合的熱塑性樹脂”。顯然地,由于“樹脂”是“縮合的熱塑性樹脂”的上位概念,“樹脂”的范圍大于“縮合的熱塑性樹脂”,致使“本領(lǐng)域技術(shù)人員”看到的信息與原申請記載的信息不同。因此,這種修改是不允許的。例2:申請人將說明書和權(quán)利要求中記載的“透明玻璃”修改為“玻璃”。顯然地,由于“透明玻璃”是“玻璃”的下位概念,“透明玻璃”的范圍小于“玻璃”,致使“本領(lǐng)域技術(shù)人員”看到的信息與原申請記載的信息不同。因此,這種修改也是不允許的。(四) 附圖中的哪些信息允許增加到權(quán)利要求書和說明書中?哪些信息不允許增加?
如果申請文件中增加的內(nèi)容是通過測量附圖得出的尺寸參數(shù)技術(shù)特征,這是不允許的。舉例而言,參照下面的紅黑圓圈,紅色的圓圈可稱為第一圈,黑色的圓圈可稱為第二圈,那么不允許對申請文件中增加這樣的特征“第二圈的直徑是第一圈的直徑的二倍”。但是,允許對申請文件中增加這樣的特征“第二圈的直徑大于第一圈的直徑”。
一般來說,從附圖中可以直接地、毫無疑義地得出的“定性”的描述是允許增加到權(quán)利要求和說明書中,而無法直接地、毫無疑義地確定的“定量”的描述是不允許增加到權(quán)利要求和說明書中。是否能“直接地、毫無疑義地確定”的判斷主體是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員,判斷的對象是修改的內(nèi)容與原申請文件明確記載的內(nèi)容之間的比較。其中很重要的一點是,所屬領(lǐng)域技術(shù)人員在判斷時應(yīng)參考申請時的公知常識或慣用技術(shù)等,將原申請文件明確記載的內(nèi)容與公知常識進行合理的結(jié)合,在此基礎(chǔ)上去判斷是否可以直接地、毫無疑義地確定修改的內(nèi)容。在此,需要指出的是,公知常識在判斷過程中起到供參照、輔助判斷的作用,并不是意味著任何情況下都可以將公知常識或慣用技術(shù)補入申請文件中。例1,原記載的方案是一種手機,包括揚聲器、鍵盤、麥克風(fēng)、控制器。 修改后的方案一種手機,包括揚聲器、鍵盤、麥克風(fēng)、控制器、接收器。由于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員根據(jù)公知常識可以直接地、毫無意義地確定手機必然包括接收器,因此這種修改是被允許的。例2:原記載的方案是一種手機,包括揚聲器、鍵盤、麥克風(fēng)、控制器。 修改后的方案一種手機,包括揚聲器、鍵盤、麥克風(fēng)、控制器、NFC模塊。由于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員公知的是手機可能包括NFC模塊,也可能不包括NFC模塊,因此這種修改的內(nèi)容不是唯一確定的,因此是不被允許的。通過上述五方面內(nèi)容,你一定對修改申請文件的時機和注意事項有了基本了解,可以抓住時機完善專利申請文件了。最后,如果無奈錯過了主動修改時機,而你又想將說明書中記載的某些方案寫入權(quán)利要求中進行保護,還有一個策略就是提出分案申請,分案申請會產(chǎn)生額外的費用噢。